企业商标海外布局之美国商标审查制度

随着我国经济的发展，企业走出去的需求日益增强。商标作为企业的品牌亟需受到保护，企业商标的的海外布局则成为企业走出去的重要一环。我国对外贸易中美国占据重要地位，我国企业在美国的商标申请量与在海外其他国家及地区的申请量相比排名较为靠前，今天我们就聊聊美国商标申请过程中涉及到的较为典型的问题。

一、主注册簿与副注册簿

根据美国商标法（即《兰哈姆法》）的规定，美国商标的申请可以分为主注册簿注册和副注册簿注册。主簿和副簿的区别主要在于：1、在主簿注册的商标在显著性方面要求严格，而对于一些显著性不高，不能在主簿获得注册的商标可以选择在副簿进行注册。2、在主簿注册的商标受保护的程度超过在副簿注册的商标。3、主簿注册的商标有公告、异议程序，而在副簿注册的商标则没有异议、公告程序。4、主簿注册的商标可以在海关进行登记，副簿注册的商标则不可以。

但值得注意的是，在副簿进行注册的商标必须是已经使用的商标，如果该商标并未进行使用，是不能在副簿进行注册的。在副簿注册的商标，如果经过连续5年使用证明其完全具备主簿注册条件，则有可能转至主簿中去。

二、美国商标申请的基础类型

在主注册簿申请商标，可以基于以下4种基础向美国专利商标局（USPTO）提出申请：

1、以已使用为基础提出申请。以该基础提出申请在申请的同时须提供在美国的实际使用证据，这不仅可以应对他人以连续三年不使用为由提出撤销，还可以降低后期USPTO对提交使用证据进行抽查被抽查到的机会。

2、以意向使用为基础提出申请。以该基础提出的注册申请，需在核准通知签发之日起6个月内递交使用声明及使用证据，否则该商标申请将被撤销。如六个月内无法提供使用声明及使用证据可申请延期6个月，但后续累计申请延期的时间不得超过24个月。

3、以他国注册为基础提出申请。以该基础提出的注册申请在核准注册之前可免于提供使用证据，但在核准注册后的第5-6年仍需要提供使用证据。并且，此种基础递交的申请在USPTO对使用证据

进行抽查的制度中被抽查到的机会是相对较高的，如被抽查到，且不能提供使用证据，将面临被撤销的风险。

4、通过马德里国际注册指定美国。以该基础提出的商标注册，容易收到USPTO发出的审查意见，如商品描述问题、放弃部分专用权问题等。马德里国际注册指定美国的申请在核准注册之前可免于提供使用证据，但在核准注册后的第5-6年仍需要提供使用证据。并且，此种基础递交的申请在USPTO对使用证据进行抽查的制度中被抽查到的机会是相对较高的，如被抽查到，且不能提供使用证据，将面临被撤销的风险。

三、关于注册申请中USPTO发出的审查意见

在美国商标申请过程中，如是通过马德里国际注册指定的美国，由于国际申请只需递交一份申请书，可以指定多个国家，而一份申请不可能同时都满足多个国家的商标管理制度，通常情况下会收到USPTO发出的审查意见/临时驳回，常见的有对商品的描述问题、放弃商标中部分内容专用权问题等等，届时申请人需委托美国律师进行答复审查意见/临时驳回，答复期限是自USPTO向世界知识产权组织（WIPO）发出通知之日起6个月。审查员会在第一次审查意见/临时驳回中将申请中出现的问题全部列清，并给出相应建议，在申请人答复完审查意见/临时驳回后审查员仍认为没有克服审查意见/临时驳回中指出的问题，会再次下发审查意见。两次审查意见后，如果仍不能克服涉及的问题，审查员将会发出最终的驳回通知。

如果美国商标申请系直接向USPTO提出的申请，并非通过马德里国际注册指定的美国，由于申请阶段有美国律师对商品、商标标识等问题进行把关，则会很大程度上避免因商品描述等问题而出现的审查意见/临时驳回。

四、关于美国商标申请及注册后提供使用声明及使用证据的问题

美国是全球为数不多的商标以使用为原则的国家之一，美国对于商标使用证据制度的规定可谓发挥到了极致，商标使用证据制度贯穿商标的整个生命周期。

1、须提供使用证据的时间节点。

以已使用为基础：递交申请的同时提交使用证据，注册后第5-6年、第9-10年，以及后续每个第9-10年（renew）均须提交使用证据。

意图使用为基础：核准通知签发之日起6个月内并递交使用声明及使用证据，可申请延期，每次6个月，累计申请延期的时间不得超过24个月。注册后第5-6年、第9-10年，以及后续每个第9-10年（renew）均须提交使用证据。

他国注册为基础：注册后第5-6年、第9-10年，以及后续的每个第9-10年（renew）时均须提交使用证据。

马德里国际注册为基础：注册后第5-6年、第9-10年，以及后续每个第9-10年（renew）均须提交使用证据。

2、对于提供的使用证据的要求。

根据美国商标审查程序手册（TMEP）第1604条关于《商标法》第8条在商业活动中宣誓或声明使用或有合理理由不使用商标的相关规定，美国商标提供使用证据时可就每一个类别的商品或服务提交一份使用样本，或者也可以提交一份有合理理由不进行使用的声明。虽然每个类别只需要提交一份使用样本，但在提交使用证据的同时还需要提交一份声明，声明该商标就获准注册的其他每一项商品/服务均在美国商业中使用。如该商标并未在其他获得注册的商品/服务上实际使用，则在提交使用声明时应将未实际使用的删除，此时删除未使用的商品不收取官费。

2017年开始，美国开启了随机抽查制度，对于仅提交实际使用声明部分的商标使用证据进行随机抽查，如被抽查到，需要提交声明中涉及的商品/服务的实际使用证据，如不能提供，则不能提供使用证据的商品/服务必须删除，并需要缴纳删除商品/服务的官费。在此种情况下，如申请人不进行缴费、不删除商品/服务，则整个商标将无效。

3、2021年12月27日生效的美国商标现代化法案（TMA）中有关使用证据提交的程序

美国商标现代化法案于2020年12月27日正式签署为法律，并在2021年12月27日生效。本次修改新增加了Expungement proceeding撤销程序和Reexamination proceeding重审程序。

Expungement proceeding撤销程序适用于撤销注册日期满三年的商标，Reexamination proceeding重审程序适用于撤销注册日期在五年内的商标。如需启动新增加的两项程序，申请人需要缴纳相应官费（400美元/类），并提供初步的证据（可进行简单的网络检索），相比商标局现有的撤销程序既便捷，费用也低。

由此可以看出，在美国申请商标，如果不是基于实际的商业使用进行申请将难上加难。企业在申请美国商标时应根据企业的实际现有需求及未来可预见到的经营范围进行申请，不建议在企业未涉及到的产品/服务上进行商标布局注册。

作者简介

孙胜男，北京知岸律师事务所高级知识产权顾问。拥有长达十余年知识产权从业经验，从事国际商标注册及后续业务，国内商标授权确权案件及相关法律事务咨询业务，服务于国内多家央企及外国企业，为企业提供全方位知识产权战略布局和规划。

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